“소송 많은 미국, 지재권 대응 이렇게 하라”

[산업일보]
미국 진출기업인 A사는 현지에서 상표권 등록을 시도했지만 등록신청 당시 해당 상품을 미국에서 판매하고 있지 않아서 기각을 당했다. A사는 답답한 마음으로 방법을 찾던 차에 미국 지재권 설명회를 찾았고 기대이상의 명쾌한 해답을 찾았다.

상담자는 “미국의 상표권 등록신청 경우 현재 사용 기준(based on use)외에도 미래 사용 기준(Intent to use)으로 등록신청이 가능하며 사용실적제출(statement of use)에 대한 증명이 있어야 하는데 이 같은 절차를 제대로 진행하지 못 한 것일 수 있다.” 라고 조언을 했다. A사는 이에 근거, 다시 상표권 등록을 하기로 결심했다.

이것은 KOTRA(사장 오영호)와 특허청이 5월31일 개최한 “한미 FTA 대응 미국 지재권 전략 설명회”에 참가했던 A사의 실제 사례다.

이번 설명회는 270명 이상이 신청 접수할 만큼 우리기업들이 높은 관심을 보였고, 특히 미국 현지에서 많은 한국 기업들을 상대하는 미국 변호사 2명이 연사로 참가하여 실질 사례를 중심으로 설명했다.

미국 지재권 실무에 대한 사례별 유의사항을 발표한 KOTRA 김윤정 미국 LA IP-DESK 소속 미국변호사는 “일부 대기업을 제외하면 우리 중소·중견 기업들의 경우 아직 미국 지재권에 대해 정보가 부족해 오류를 범하는 경우가 많다.” 라며, “사례별 유의사항을 숙지, 시행착오를 최소화시켜야 한다.” 라고 강조했다.

2004년부터 2011년 8월까지 기간 동안 미국에서의 지재권 소송 발생 비율이 전체 해외 우리 기업 지재권 소송의 68.7%에 달하는 등 미국에서의 지재권 문제가 더욱 중요해지고 있다.

또, 우리기업 관련 미국에서의 전체 지재권 분쟁 449건 중 중소기업 관련 분쟁이 전체의 25%인 112건에 불과하나 최근 3년간 평균 75%의 지속적 증가 추세를 보이고 있어서, 이번 행사의 개최는 시의적절한 것으로 보인다.

KOTRA 배창헌 정보조사본부장은 “한미 FTA 지재권 부문의 경우, 미국과 비슷한 수준으로 지재권 보호 정도가 높아져 우리 기업들도 알면 이용가능한 부분이 많고 개정된 미국 특허법 내용에 대해서도 잘 숙지해야 한다.” 라고 조언했다.

한편 KOTRA와 특허청은 폭발적으로 늘어나는 우리 기업의 미국 지재권 수요 대응을 위해 미국 LA IP-DESK를 올해 3월26일 개소하였다. 여기서는 지재권 관련 상담, 최신 지재권 동향 정보 제공, 설명회 및 세미나 개최, 상표 및 디자인권 출원등록 비용지원 등 지재권 지원서비스를 하고 있다.