송준근 변리사의 지적재산권 엿보기_[특허편]

[산업일보]
1. 들어가기 전에
최근 많은 발명이 이루어지고 특허출원이 되고 있는데 이런 발명들은 대부분 선행발명을 개량한 발명이 주를 이루고 있다.

특허법 규정에 의하면 특허권은 신규성과 진보성이 인정될 수 있는 발명을 출원하면 일반 대중에게 공개하는 대가로 심사과정을 통해 응분의 독점 배타적 권리를 부여받는 형태로 권리화가 이루어지는데, 기존에 알려진 기술을 개선한 개량발명 중에서 특별한 성질을 가진 발명이 선택발명이라고 할 수 있다. 즉 선택발명이란 총괄적인 상위개념으로 표현된 선행발명에 대해서, 당해 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않은 사항을 필수구성요건의 전부 또는 일부로서 선택한 것에 상당하는 발명을 말한다.

발명의 구성이라는 측면으로 보게 되면 선택발명은 선행발명과 그 구성이 동일한 것이므로, 선택발명이 특허된다는 것은 결국 선행발명과 중복특허를 허여하는 것으로 볼 수 있다. 이 때문에 선택발명이라는 개념에 특허성을 인정할 수 있는가 하는 점 자체가 의문이 들 수 있게 된다.

하지만, 특허제도를 도입한 국가에서 이미 선택발명의 특허성을 인정하고 있는 등 현대의 특허법 제도에 있어서는 선택발명이 주요한 발명 분야로서 자리 매김 되어 있다고 할 수 있다. 따라서 선택발명이 등록 받은 경우 선행발명과 선택발명간의 권리관계에 문제가 있는바 이에 대해서 논의해 본다.

2. 학계의 동향
선택발명이 선행발명의 권리범위에 속하는지에 대해서는 다양한 학설이 존재한다.
①선행발명의 권리범위에 속하지 않는다는 입장으로서, 선택발명은 신규성, 진보성을 갖는 것으로 양 발명은 완전히 다른 발명이라는 견해이다.

②선행발명의 권리범위에 속한다고 보는 입장으로서, 선택발명은 선행발명의 일 실시태양에 불과한 것이므로, 선행발명이 정정심판 등에 의해 청구범위 축소가 되어 있지 않은 한, 선행발명의 권리범위는 선택발명에 미친다고 하는 견해이다.

③이용발명 절충설은 일응 이용관계를 인정하면서도 구체적인 것은 사례에 따라야 한다는 입장으로서, 선택발명이 선행발명과는 실질적으로 전혀 다른 이질적인 결과를 초래하거나 전혀 다른 방식으로 과제를 해결하는 경우에는 선행발명과 전혀 다른 발명이라는 견해이다.

2. 판례의 경향
우리나라 판례에서는 선택발명이 현저히 향상된 작용효과가 있어 등록된 경우 양발명은 기술사상을 달리하므로 침해가 아니라고 판시하고 있고, 일본 판례에서는 선택발명으로서 특허되었기 때문에 선행특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 하는 논지는 성립되지 않는다고 판시하고 있다.

구체적으로 대법원 2007.9.6. 선고 2005후3338 판결을 보면 ‘선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 아니하고, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 선택발명의 상세한 설명에 그와 같은 효과가 있음을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료 또는 대비결과까지 기재하여야 하는 것은 아니라고 하더라도 통상의 기술자가 선택발명으로서의 효과를 이해할 수 있을 정도로 명확하고 충분하게 기재하여야 명세서 기재요건이 구비되었다고 할 수 있다.’고 판시하고 있다.

3. 검토
외국의 경우 특별한 사정이 없는 한, 선택발명은 선행발명의 권리범위에 속한다고 보는 것이 대부분의 이론과 판례의 입장으로 보이는데, 그 이유는 선택발명이 선행발명의 발명적 업적을 그대로 따르는 것이고 선행발명에 대하여 종속적 관계를 가지고 있기 때문일 것이다. 선행발명을 기초로 하여 이에 구체화되지 않은 개념의 구체화라는 새로운 기술적 요소를 덧붙여 특허성을 취득하였다는 이유로 특허침해를 구성하지 아니한다고 보는 것은 자신의 발명을 산업발전을 위해 공개한 선행발명의 특허권자에게 너무도 불합리한 결과를 초래할 것이다. 그리고 양 발명의 권리관계에 있어서는 이용발명론의 이론을 그대로 적용할 수 있을 것이다.

선행발명의 구성요건의 모두가 선택발명에 그대로 포함되어 있음은 논쟁의 여지가 없다. 다만, 선택발명의 이용관계 적용여부에 있어 특유한 문제는 소위 “선택”이라는 점을 과연 기술적 요소의 부가로 볼 수 있는가 하는 점이다. 통상 기술적 요소의 부가에는 외적부가 외에도 내적부가라는 개념이 있는데, 외적부가와 내적부가 모두 이용발명에 있어서의 기술적 요소의 부가로서 설명되어지고 있고, 선택발명에서 기술적 요소의 선택이라는 점은 위에서 말한 내적부가의 개념에 속하는 것으로 볼 수 있는 것이다. 선택발명이 기술적 요소의 부가가 없는 것이므로 이용관계가 아니라고 본 이용관계 부정설은 이용발명에서의 부가의 개념을 소위 외적부가로만 한정한 것으로 생각된다.

이용발명에서 고려해야할 중요한 요소는 “발명적 잉여의 창출”이다. 선행발명에 기술적 요소를 덧붙였다고 하여도 상승적 작용효과 내지는 개량적 작용효과가 없는 것이라면, 이는 이용발명으로 논할 수 없는 것이다. 그런데 여기서 말하는 상승적 작용효과 내지는 개량적 작용효과는 이용발명의 연장선상에서 얻어지는 효과 소위 동질의 효과만을 말하는 것이 아니라 전혀 다른 이질의 새로운 효과도 포함하고 있는 개념으로, 기술적 요소의 부가로 인한 “발명적 잉여”가 창출되었다는 점을 말하는 것이다. 이질적인 결과를 초래하는 경우 등에 대해서는 이용관계를 부정한 견해는 이용발명에 있어서의 “발명적 잉여”라는 개념의 일부분만을 보는 것으로 생각된다.

선택발명으로 특허되었다면 결국은 선행발명의 구성요소를 모두 가지고 있고, 이에 선택적 요소를 부가하여 이질의 것이든 동질로서 현저한 것이든 발명적 잉여가 창출되어진 것이므로, 특단의 사정이 없다면 양자의 권리관계를 이용관계의 입장에서 바라보는 것이 타당할 것이다. 앞서 검토한 절충설은 선 발명자가 출원 당시 인식하지 못했던 구성요소의 선택과 그에 의해 예측하지 못했던 새로운 또는 놀랄만한 작용효과를 발휘하는 기술이론에 대해서는 이용관계를 부정한다고 하였는데, “출원 당시 인식하지 못했던 구성요소의 선택과 새로운 또는 놀랄만한 작용효과를 발휘”라는 개념은 선택발명으로서의 성립요건과 동일하거나 이것과 구분이 모호한 것이므로 위 요건을 갖춘 것에 이용관계를 부정할 만한 특단의 사정을 찾는다는 것은 적절치 않다고 사료된다.



<자료제공>_씨앤엘국제특허법률사무소(특허상표114)/ 변리사 송준근